Zabezpieczenie praw własności intelektualnej jest w wielu branżach kluczową kwestią. Dotyczy to nie tylko firm zajmujących się tzw. „nowymi technologiami”, ale także tradycyjnych biznesów powiązanych z produkcją czy też handlem. Odnosi się to między innymi do znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych (tj. projektów produktów, opakowań itd.). Każda firma powinna należycie zadbać zarówno o ochronę posiadanych dóbr własności intelektualnej w trakcie jej prowadzenia przez założycieli, jak i później, gdy będzie miała miejsce sukcesja praw własności intelektualnej w biznesie. W niniejszym artykule przedstawiamy, na co w takiej sytuacji przede wszystkim zwrócić uwagę.

Z oczywistych względów przeciętny klient rozpoznaje nazwę produktu, logo, opakowanie, ewentualnie nazwę używaną w obrocie przez firmę, a nie formalną nazwę przedsiębiorcy. Identyfikacja marki i produktu z punktu widzenia bieżącego prowadzenia biznesu jest kluczowa. Co więcej, poszczególne dobra własności intelektualnej – utwory chronione prawem autorskim, patenty czy znaki towarowe, same w sobie mogą stanowić wartościowe aktywa umożliwiające firmie zarabianie. Dlatego też, dla niezakłóconego trwania działalności gospodarczej, sukcesja praw własności intelektualnej jest tak ważna.

Kluczowym jest, by przy przekazaniu firmy następcom prawnym zachowane zostały w szczególności: identyfikacja marki, tj. logo, nazwa i podobne, produkty i marki firmy, które klienci kojarzą, a także inne dobra własności intelektualnej, które dla firmy są wartościowe.

Sukcesja w biznesie

Planowanie sukcesji dotyczy przekazania biznesu innym osobom – najczęściej kolejnemu pokoleniu. Dotyczyć ono może zarówno przekazania spółki (ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej bądź prostej spółce akcyjnej) lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez pojedynczego przedsiębiorcę (JDG). To właśnie ta ostatnia forma prowadzenia działalności może przysparzać najwięcej problemów przy sukcesji.

Planowanie sukcesji przedsiębiorstwa dotyczy dwóch aspektów:

1. przekazania działalności spadkobiorcom w związku z np. przejściem na emeryturę,
2. zabezpieczania biznesu na wypadek niespodziewanej śmierci właściciela.

O ile cel jest podobny, to jednak narzędzia prawne i sposób działania są już trochę inne. Także odnośnie do kwestii związanych z zabezpieczeniem własności intelektualnej na potrzeby sukcesji.

Sukcesja praw własności intelektualnej w biznesie – audyt praw własności intelektualnej

Jak wspomniano prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawo autorskie i prawa własności przemysłowej – a więc m.in. znaki towarowe, patenty, itp. powinny być stosownie zabezpieczone, także na etapie przenoszenia przedsiębiorstwa na następców prawnych właścicieli firmy. Skuteczne zabezpieczenia sukcesji praw własności intelektualnej w biznesie wymaga początkowo przeprowadzenia audytu praw własności intelektualnej.

Punktem wyjścia jest zweryfikowanie tego, jakie prawa są w firmie wykorzystywane – dopiero wtedy można się zastanawiać, jak zaplanować to, co się stanie z nimi w przypadku sukcesji. Należy także dokładnie przeanalizować to, czy wszystkie dobra własności intelektualnej, z której dana firma korzysta, faktycznie do niej należą. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, w których spółka faktycznie korzysta z dóbr, których nie jest właścicielem lub do których nie posiada tytułu prawnego.

Przykładowo, gdy jeden ze wspólników spółki osobowej zastrzegł na swoją rzecz znak towarowy służący za logo wykorzystywane przez spółkę, a następnie nie przeniósł go na spółkę. Wówczas spółka korzysta z własności intelektualnej jej wspólnika, buduje w oparciu o nią siłę marki i skojarzenia jej z danym logo i nikt nie wysuwa wobec niej roszczeń, bo taki rozwój jest w interesie wspólnika. Formalnie jednak spółka nie posiada tych praw, więc w przypadku sukcesji biznesu, prawa te automatycznie nie przejdą na następcę prawnego dotychczasowych właścicieli. Sytuacji tego typu w praktyce może wystąpić wiele.

Następnie potrzebne jest przeprowadzenie audytu umów dotyczących praw własności intelektualnej. W szczególności trzeba sprawdzić czy zawarto odpowiednią umowę z każdym, z twórców np. projektów logo, designu produktów lub wykorzystywanych materiałów marketingowych, a także projektów technologicznych. Mogłoby się bowiem okazać, że niektóre prawa nie zostały skutecznie nabyte przez firmę i przed planowaniem sukcesji warto byłoby zadbać o uregulowanie prawnej sytuacji z tym związanej.

Co więcej, należałoby dokładnie przeanalizować treść zawartych umów licencji. Zarówno tych, które pozwalają firmie na korzystanie z cudzych praw własności intelektualnej, jak i tych, w których firma występuje jako licencjodawca. Typowe problemy, jakie mogą wystąpić w kontekście umów licencyjnych, to na przykład:

1. zawarcie umów przyznających firmie prawa do korzystania z cudzych PWI może być ustalone na czas określony, co sprawi, że następca prawny dotychczasowego właściciela firmy, który nie dokonał dokładnego audytu, nieświadomie po wygaśnięciu takiej umowy straci prawo do potencjalnie kluczowego PWI dla prowadzonej działalności;
2. zawarcie umów przyznających firmie prawa do korzystania z cudzych PWI prawdopodobnie nie przewiduje automatycznego przeniesienia licencji na nabywcę przedsiębiorstwa, przy pomocy którego prowadzony był biznes, jeżeli na taki typ sukcesji zdecyduje się właściciel;
3. udzielenie licencji dotyczącej PWI należącego do firmy na zasadach wyłączności dla licencjobiorcy, co ogranicza możliwość eksploatacji danego PWI przez następcę prawnego dotychczasowego właściciela;
4. wprowadzenie do umów licencji innych postanowień ograniczających możliwość korzystania z PWI będących przedmiotem licencji – w szczególności, jeżeli firma jest licencjobiorcą, ważnym jest, żeby jej nowi właściciele korzystali z cudzego PWI w zgodzie z umowami.

Sukcesja praw własności intelektualnej – przeniesienie praw

Po dokładnym określeniu zakresu dóbr własności intelektualnych, które przynależą podlegającemu sukcesji biznesowi, należy ustalić sposób, w jaki zostaną one przeniesione na następców prawnych. To z kolei jest zależne od typu sukcesji, na jaki zdecydował się dotychczasowy właściciel.

Jeżeli na przykład do czynienia mamy z jednoosobową spółką z o.o., w której to całość udziałów zapisana zostaje jednemu spadkobiercy, sprawa jest stosunkowo prosta – działalność spółki jest kontynuowana, nie dochodzi do przerwania trwałości podmiotowej, a wszelkie prawa własności intelektualnej, czy umowy z nimi związane pozostają w takiej samej formie, jak dotychczas. Wówczas także jednak warto jest przeprowadzić solidny audyt praw własności intelektualnej, żeby mieć pewność, że wszystkie prawa są odpowiednio chronione, a do wszystkich cudzych utworów, z których spółka korzysta, posiada podstawę wynikającą z obowiązującego prawa lub umowną.

Jeżeli jednak dochodzi do sytuacji, w której jedna firma w ramach sukcesji podlega podziałowi pomiędzy kilka osób, wówczas sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Może stać się tak, że jedna firma (spółka lub jednoosobowa działalność) dzielić się będzie między kilka osób działających osobno, w ramach różnych firm. Sukcesja praw własności intelektualnej w tej sytuacji będzie bardziej skomplikowana. Szerzej na ten temat piszemy poniżej.

Tutaj jedynie sygnalizujemy tę kwestię, ponieważ sposobów przeprowadzenia sukcesji jest bardzo wiele i każdorazowo należy analizować dany przypadek indywidualnie. Inaczej bowiem będzie przebiegać sukcesja w dużej spółce po śmierci jedynie wspólnika większościowego, inaczej w niewielkiej spółce jednoosobowej, a inaczej także malować się będzie sytuacja w przypadku jednoosobowej działalności, którą spadkobierca lub spadkobiercy będą kontynuować pod innym nazwiskiem.

Warto w tym miejscu także wspomnieć, że przeniesienie praw własności intelektualnej najczęściej wymaga formy pisemnej. Z reguły determinują to wprost same przepisy prawa. Jednak nawet jeżeli ustawa nie wymaga formy pisemnej, warto dokonać przeniesienia praw w tej formie. Umowa pisemna pozwala na najpełniejsze uregulowanie stosunków między stronami i jednoznaczne opisanie wszelkich szczegółów istotnych dla transakcji.

Sukcesja biznesu na rzecz kilku podmiotów – co z prawami własności intelektualnej?

Warto jest bardziej szczegółowo poruszyć wątek sytuacji, w której jednoosobowa działalność gospodarcza podlega sukcesji na rzecz kilku osób.

W przypadku dziedziczenia udziałów, sytuacja ta wygląda inaczej – własność intelektualna należy do spółki, więc nie zmienia właściciela w przypadku śmierci np. głównego udziałowca. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest „mózgiem i sercem” prowadzonej firmy. Jego śmierć bez zadbania o ciągłość organizacyjną firmy może skutkować paraliżem działalności. Z tej przyczyny ustawodawca przewidział instytucję zarządu sukcesyjnego, którego to zarządcę przedsiębiorca prowadzący JDG może wyznaczyć jeszcze za swojego życia (lub określone w ustawie osoby po jego śmierci) w celu prowadzenia działalności firmy aż do dokonania stosownych czynności spadkowych.

Ten moment jest bowiem kluczowy z punktu widzenia niniejszej analizy. Zarządca sukcesyjny działa jedynie „tymczasowo” aż  do czasu ustalenia zgodnie z przepisami spadkowymi osoby dziedziczącej jego firmę. Sytuacja jest klarowna, gdy do czynienia mamy tylko z jednym spadkobiercą – wówczas to on sam decyduje o całej firmie. Problemy pojawić się mogą, gdy jedna firma dzielona ma być między kilka osób.

Przykład:

Przedsiębiorca działający w ramach JDG posiada firmę, za pośrednictwem której prowadzi hotel i restaurację. Sporządził on testament, na mocy której jego syn ma odziedziczyć firmę w zakresie, w jakim prowadzi ona hotel, a córka ma przejąć restaurację.

Z formalnego punktu widzenia działanie takie będzie najprawdopodobniej uznane za dziedziczenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa – tej dotyczącej hotelu na rzecz syna i tej dotyczącej restauracji na rzecz córki. W tej sytuacji kluczowym jest dokonanie rzetelnego audytu własności intelektualnej z podziałem na dobra, które przynależą do „części hotelowej” i do „części restauracyjnej”. Dojdzie bowiem do dziedziczenia osobnych praw na dobrach niematerialnych przez dwa osobne podmioty (przedsiębiorcę – syna i przedsiębiorczynię – córkę) i nieokreślenie, które prawa własności intelektualnej należą do której zorganizowanej części przedsiębiorstwa może skutkować trudnym do naprawienia w przyszłości chaosem.

Sukcesja praw własności intelektualnej znajdujących się do tej pory w rękach jednego podmiotu będzie wymagała szczegółowego opisania, które dobra należą do której części zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji rzetelne ustalenie, który ze spadkobierców biznesu wraz z jego pozostałą częścią je odziedziczy.

Sukcesja praw własności intelektualnej za życia spadkodawcy – darowizna w miejsce dziedziczenia

Z tego powodu, jeśli przedsiębiorca planujący sukcesję swojej JDG i chce podzielić ją między kilku spadkobierców, powinien rozważyć dokonanie tego jeszcze za życia. Wówczas można dokonać darowizny zorganizowanych części przedsiębiorstwa na rzecz spadkobierców, a następnie zamknąć swoją działalność. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które ogranicza komplikacje na etapie dziedziczenia działalności.

W przypadku bowiem połączenia niezbędnego zwykle zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego JDG z przepisami o dziedziczeniu oraz komplikacjami dotyczącymi klarownego podziału składników przedsiębiorstwa między spadkobierców, procedura sukcesji może być nad wyraz skomplikowana. Istnieją m.in. kontrowersje podatkowe związane z taką formą sukcesji. Darowizna zorganizowanych części przedsiębiorstwa jeszcze za życia przedsiębiorcy nie wymaga stosowania przepisów o spadkach, wprowadzania zarządu sukcesyjnego oraz jest mniej kontrowersyjna podatkowo.

Współwłasność praw własności intelektualnej – wątpliwe rozwiązanie

Warto jest przestrzec przed ewentualnym dzieleniem praw własności intelektualnej między kilka podmiotów (współwłasność). Może to być problematyczne szczególnie z punktu widzenia np. praw autorskich do oprogramowania. Jako typowe problemy można w tym zakresie wymienić:

• potrzebę zawierania umowy przez kilka podmiotów po stronie licencjodawcy lub udzielania dodatkowych porozumień uprawniających jednego ze współwłaścicieli do udzielania licencji,
• potencjalny problem zgody co do wykonywania rozwodnionych praw autorskich w przypadku braku zgody pozostałych współwłaścicieli na określony sposób korzystania z nich przed innego współwłaściciela (chociażby poprzez licencjonowanie na rzecz podmiotu trzeciego),
• problem dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w sytuacji, gdy tylko część współwłaścicieli chce ich dochodzić.

Także jeżeli w ramach dzielenia przedsiębiorstwa przy podziale spadku dane prawa własności intelektualnej potrzebne będą obydwu powstającym z dzielonej firmy podmiotom, ewentualne udzielenie darmowej licencji na korzystanie z niego może powodować podatkowe komplikacje.

Jak widać, potencjalnych problemów z sukcesją praw własności intelektualnej w firmie może być bardzo wiele. Z tej przyczyny zalecaną formą przekazania nowemu pokoleniu działalności prowadzonej w tej formie jest dokonanie tego jeszcze za życia przedsiębiorcy. Gdyby jednak dany przedsiębiorca chciał zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanej śmierci, co także jest wskazane i odpowiedzialne, kluczowe będzie dokonanie rzetelnego audytu praw własności intelektualnej w firmie oraz stosowne do jego efektów sporządzenie testamentu.

Sukcesja w biznesie a licencje na oprogramowanie

Innym problemem jest kwestia licencji na oprogramowanie. Chociaż to temat na osobny wpis, warto w tym miejscu zwrócić na niego uwagę, ponieważ niezadbanie tego zagadnienia dla niektórych firm, może być – dosłownie i w przenośni – zabójcze.

Umowy licencyjne na oprogramowanie dostarczane dla większych biznesów bardzo często zabezpieczają dostawcę, ale niestety ograniczają swobodę działania licencjobiorcy.

W przypadku jednoosobowej działalności ewentualny spadkobierca będzie uważany za nowego licencjobiorcę. Jeżeli taka sytuacja nie będzie zaplanowana, dalsze korzystanie z oprogramowania może być uważane za naruszenie prawa do niego. Spadkobierca nie jest prawnym kontynuatorem działalności zmarłego przedsiębiorcy – traktowany jest jak osobny podmiot. Licencje tymczasem zostały udzielone na rzecz spadkodawcy. Co istotne, mogą być wątpliwości co do tego, jak często bardzo skomplikowane i oparte o przepisy inne niż polskie umowy licencyjne mają się do kwestii zarządu sukcesyjnego.

Z tej przyczyny w ramach przeprowadzonego audytu praw własności intelektualnej kluczowym jest odpowiednie sprawdzenie umów licencji i ewentualne renegocjowanie ich w zakresie pozwalającym na dalsze, legalne korzystanie z przedmiotów licencji przez spadkobierców przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Sukcesja praw własności intelektualnej w biznesie stanowi jedno z kluczowych wyzwań odpowiedzialnego przekazania biznesu następcom prawnym. W niniejszym artykule zasygnalizowano kluczowe aspekty tematu, lecz każdy przypadek – z uwagi na nieograniczoną wręcz liczbę scenariuszy – wymaga indywidualnej analizy. Możliwych rozwiązań jest wiele i kluczowym jest dobranie takiego, który jak najszerzej zabezpieczy firmę i jej prawa niematerialne.

Autorzy: radca prawny Jan Marczyński, Krzysztof Bardel