Zmiany w prawie znaków towarowych

On 07/05/2019 by admin in Blog

Czas na zmiany

Prawo jest zawsze krok za technologią, jednak europejski ustawodawca, podejmując próbę dostosowania się do zachodzących zmian, wprowadził istotną nowelizację przepisów prawa własności przemysłowej. Jej celem jest zapewnienie uprawnionym ochrony na jednakowym, unijnym poziomie oraz dostosowanie się do potrzeb rynku.

Zastrzeżemy zapach CHANEL N°5 lub smak Big Maca?

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy definicji znaku towarowego. Coraz częściej zgłaszane nietradycyjne znaki handlowe, w tym na przykład: dźwiękowe, zapachowe czy smakowe, uznano, że system opierający się na wymogu „graficznej przedstawialności” jest przestarzały.

Procedura rejestracji w dotychczasowej formie nie była przystosowana do niekonwencjonalnych oznaczeń, które przedsiębiorcy coraz chętniej chcą objąć dodatkową ochroną.

Obecnie znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Pomimo, że wprowadzoną zmianę należy ocenić pozytywnie, trzeba mieć na uwadze fakt, że problem dotyczący konieczności przedstawienia znaku w sposób graficzny może zostać zastąpiony przez kłopotliwy warunek jego wyraźnego prezentowania w rejestrze.

Przykładowo, Urząd Patentowy RP w informacji zawierającej wskazówki dla zgłaszających nowe rodzaje znaków, opublikowanej w marcu 2019 r., wskazał na trudności z zarejestrowaniem zapachowego znaku towarowego wynikające z konieczności przedstawienia reprezentacji znaku jako jasnej, precyzyjnej, samodzielnej, łatwo dostępnej oraz zrozumiałej, na co zdaniem Urzędu, obecny stan techniki nie pozwala.

Samoistne przedłużenie ochrony znaku towarowego?

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat. Do tej pory przedłużanie ochrony znaku towarowego wymagało skierowania do urzędu patentowego wniosku i wydania odpowiedniej decyzji.

Teraz, po wprowadzonych zmianach, do wydłużenia prawa ochronnego wystarczające będzie samo uiszczenie opłaty przez uprawnionego lub odpowiednio upoważnioną osobę.

Równocześnie, na sześć miesięcy przed zakończeniem dziesięcioletniego okresu ochrony, urząd sam będzie informował o nadchodzącym terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony (6 miesięcy przed zakończeniem okresu ochrony). Trzeba jednak pamiętać, że brak tej informacji nie usprawiedliwi nieuiszczenia opłaty na czas.

Z drugiej strony nowelizacja nie przewiduje już dodatkowego, półrocznego okresu „dla spóźnialskich” na uzupełnienie wniosku o przedłużenie ochrony i uiszczenie zaległej opłaty.

Oznacza to, że przez nieuwagę z dnia na dzień możemy stracić ochronę znaku towarowego, który w takiej sytuacji może próbować przejąć nasza konkurencja. Dlatego też warto samodzielnie kontrolować terminy wygaśnięcia praw ochronnych na posiadane znaki towarowe.

W przypadku ochrony na wynalazki oraz wzory użytkowe na wniosek właściciela Urząd Patentowy będzie informował o terminie płatności za przedłużenie ochrony z miesięcznym wyprzedzeniem.

Można śmiało stwierdzić, że nowe przepisy zmniejszają zbędny formalizm i przyspieszają oraz ułatwiają procedurę przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy, jednak konsekwencje niedopilnowania terminów mogą być przy tym bardzo odczuwalne.

Nowe prawa licencjobiorców

Do niedawna jedynym uprawnionym do wystąpienia z roszczeniami związanymi z naruszeniem praw ochronnych był, oprócz właściciela znaku towarowego, licencjobiorca mający licencję wyłączną i to pod warunkiem, że został on wpisany do specjalnego rejestru.

W innym wypadku licencjobiorca nie mógł podjąć żadnych działań przeciwko naruszycielowi. Było to bardzo widoczne w modelach biznesowych, w których wyłącznie uprawnionym do praw własności intelektualnej marki była spółka posiadająca siedzibę w innym kraju. W tej sytuacji lokalny franczyzobiorca, ponoszący realne straty, nie mógł podjąć jakichkolwiek kroków prawnych przeciwko podmiotowi naruszającemu prawa do marki, pod którą na co dzień działał. Jednocześnie, kiedy licencjobiorca został już uprawniony do działania w imieniu licencjodawcy, kwoty zasądzonego odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści przyznawane były na rzecz licencjodawcy.

Po nowelizacji z jednej strony nadal dla wystąpienia przez licencjobiorcę niewyłącznego przeciwko naruszycielowi praw ochronnych na znak towarowy wymagana jest zgoda uprawnionego do znaku towarowego, jednak z drugiej w wypadku uzyskania takiej zgody, licencjobiorca niewyłączny może występować z roszczeniami we własnym imieniu.

Zmiany dotyczą także licencjobiorcy wyłącznego, który na gruncie nowych przepisów ma prawo pozwać podmiot naruszający prawa do znaku towarowego, jeżeli licencjodawca, pomimo wezwania, nie przystąpi z własnym powództwem w odpowiednim terminie.

Walka z podróbkami w końcu wyrównana

Nowe przepisy ułatwiają też walkę z handlarzami podróbek markowych towarów. Nowelizacja w szczególny sposób reguluje kwestię opakowań, etykiet, metek, elementów produktu, jego zabezpieczenia lub weryfikacji autentyczności, na których umieszczany jest znak towarowy.

Nowym uprawnieniem w walce z handlem podrobionymi towarami będzie możliwość zakazania wprowadzania do obrotu towarów, które pochodzą z państw trzecich i bez zezwolenia właściciela znaku zostały opatrzone oznaczeniem identycznym lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od użytego znaku towarowego.

Dotychczas za naruszenie prawa własności przemysłowej odpowiadały osoby bezpośrednio naruszające oraz osoby, które wprowadzały do obrotu oznaczone już znakiem towary.

Ustawodawca umożliwił uprawnionym dochodzenie roszczeń nie tylko od sprzedających nieoryginalne towary, ale również od osób, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Oznacza to, że do odpowiedzialności pociągnąć będzie można na przykład podmioty udostępniające powierzchnię pod stoiska, na których handluje się podróbkami towarów markowych. Nowe przepisy wyłączają jednak odpowiedzialność pośredników internetowych, których platformy są niezwykle często wykorzystywane do naruszania np. praw ochronnych na znaki towarowe.

Pozostaje tym samym korzystanie z procedury „notice and take down”, a w przypadku zakończenia jej niepowodzeniem, dochodzenie odpowiedzialności service providera, powołując się na posiadanie przez niego wiedzy o bezprawnym charakterze przechowywanych na serwerze treści i braku uzasadnionej danymi okolicznościami reakcji.

Autor: Jędrzej Brzykcy,
współpraca: radca prawny Jan Marczyński